Коротко про право попереднього користувача: що потрібно знати власникам бізнесу

Отримали претензію від власника певної ТМ, який, посилаючись на положення чинного законодавства, вимагає припинити використання Вашої ТМ, оскільки вона є ідентичною чи схожою з його ТМ.  Конкурент також зазначає, що у разі ігнорування Вами вимог, він звернеться до суду. Ви ж не встигли зареєструвати свій бренд. Все пропало? 

Чи Вам відомо про положення ст. 500 Цивільного кодексу України? У ньому йде мова про так зване право попереднього користувача на торговельну марку.

Якщо дослівно, то: “Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Простіше кажучи, якщо Ви добросовісно використовували свою ТМ, або ж здійснили суттєву підготовку до такого використання, то власник торговельної марки заявка на яку була подана на реєстрацію після початку такого добросовісного використання чи підготовки до нього, не може вимагати припинення використання Вашої ТМ. 

В якості прикладу визнання у судовому порядку свого права попереднього користувача можна навести Постанову Верховного суду від 22 січня 2019 року у справі № 910/22001/17 щодо спору по ТМ "HAIDA". ТОВ "Онкомедіка" змогло довести своє право попереднього користувача, надавши докази ввезення на територію України маркованого маркою "HAIDA" товару до дати подання заявки на однойменний товарний знак іншою компанією. Відтак, ТОВ "Онкомедіка" може безоплатно (тобто без виплати жодної компенсації/відшкодування чи придбання ліцензії у власника ТМ) продовжити використання спірної ТМ у мережі Інтернет, у тому числі на своєму веб-сайті, ввезення, зберігання товарів, позначених маркою "HAIDA" з метою його наступного продажу, розповсюдження медичної продукції під цією маркою та в інший спосіб, як передбачено законодавством. 

Гарна новина, чи не так? Але ж мають бути якісь “але”? Дійсно, є нюанси: 

Нюанс перший: аналіз судової практики свідчить про те, що особа, яка планує скористатися правом попереднього користувача, має довести цей факт. Суди прискіпливо вивчають документи, які надаються  в якості доказів. Тому, якщо Ви у відносинах зі своїми контрагентами не використовували жодних договорів, розробка дизайну ТМ, упаковок продукції здійснювалася на підставі усних домовленостей, гроші за роботи та послуги перераховувалися на картку сторонніх фізосіб, а не безпосереднім виконавцям, то довести своє право буде проблематично. Якщо ж у Вас є договори, то важливо, аби вони містили відомості про ТМ, право попереднього користувача на яку Ви доводите, Наприклад, Ви замовляєте виготовлення етикеток на одяг зі своїм фірмовим логотипом. Під час підготовки проекту договору з виконавцем потурбуйтесь про таку “дрібничку”, як зазначення по тесту чи у додатках до нього (у ТЗ чи брифі) торгової марки, яка буде нанесена на етикетку. 

Підтвердженням зазначеному слугує нещодавнє рішення Північного апеляційного господарського суду (м. Київ) у справі № 910/17202/17 щодо використання ТМ "VITROTEST". Суд не задовольнив апеляційну скаргу компанії, яка намагалася довести своє право попереднього користувача. Колегія суддів встановила, що в жодному із документів, які надавалися в якості доказів, не згадується ТМ "VITROTEST". Тобто, відсутні підстави стверджувати, що у компанії виникло право попереднього користувача на неї.  

Нюанс другий: право попереднього користувача може поширюватися як на ідентичні торгові марки, так і подібні. У останньому випадку слід чекати проведення судової експертизи. Судовий експерт буде досліджувати питання ідентичності чи спорідненості товарів і послуг за Вашою ТМ та за зареєстрованою конкурентом ТМ, надасть висновки про схожість позначень тощо. 

Нюанс третій: Варто пам'ятати про положення частини 2 ст. 500 ЦКУ: “Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.” 

Які висновки слід зробити власникам бізнесу? 

Будуйте чесний та відповідальний бізнес Ведення “білого” бізнесу - запорука успіху у багатьох сферах, у тому числі у сфері інтелектуальної власності. Прислів'я “жадібний сплачує двічі” як не найкраще стосується випадків, коли недалекоглядні дії чи бажання зекономити на старті можуть у майбутньому зіграти з Вами погану шутку - довести своє право попереднього користувача Ви будете не в змозі. 

Вчасно реєструйте свій бренд. Компанії-”клони” - це завжди недоотримані доходи Вашого бізнесу. Зареєструвати легше, ніж вирішувати проблеми пов’язані з боротьбою за власну назву або ребрендингом.  Наразі це досить просто. 

Сервіс Mister Register - це справжній цифровий патентний повірений. Він має повний функціонал для самостійного подання заявки на товарний знак, пошуку та моніторингу брендів, підтримання чинності патентів та продовження строків дії свідоцтв.
 

30.06.2020 14:18